商標(biāo)申請可以用作“儲(chǔ)備”，但一定不能“過度”！

商標(biāo)申請可以用作“儲(chǔ)備”，但一定不能“過度”！

商標(biāo)申請可以作為“防御”，也可以作為“儲(chǔ)備”，但絕不能“過度”！

作者|宋子軒湖南思博達(dá)律師事務(wù)所

編輯| 布魯斯

近期，企業(yè)批量申請商標(biāo)被駁回的消息屢見不鮮。例如，字節(jié)跳動(dòng)關(guān)聯(lián)公司北京就圍繞旗下品牌申請了“瓜瓜龍”、“稻車第”、“住小幫”等商標(biāo)；極氪/ZEEKR品牌申請的商標(biāo)；圍繞自己的原創(chuàng)IP“B.Duck小黃鴨”申請的商標(biāo)。

從公布的駁回復(fù)審決定來看，相關(guān)商標(biāo)的駁回理由包括違反《商標(biāo)法》第四條第一款規(guī)定，構(gòu)成“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”。

很多人感到奇怪，認(rèn)為這些企業(yè)申請的商標(biāo)明顯是出于保護(hù)自己品牌的目的，而不是惡意搶注商標(biāo)；商標(biāo)”或?yàn)閼?yīng)對未來業(yè)務(wù)需要而申請“保留商標(biāo)”的正當(dāng)目的，不具有“惡意”。為什么國家知識產(chǎn)權(quán)局不支持呢？合法的商標(biāo)申請與“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”的界限在哪里？企業(yè)還能申請“防御商標(biāo)”和“保留商標(biāo)”嗎？

筆者就商標(biāo)法第四條的相關(guān)問題進(jìn)行解答：

1、在企業(yè)善意的前提下，如何判斷申請防御商標(biāo)或保留商標(biāo)是否構(gòu)成“惡意注冊”？

1、如何判斷“非以使用為目的”和“惡意”？

2019年修改的《商標(biāo)法》第四條增加了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，不予受理”的規(guī)定。根據(jù)新修訂的《商標(biāo)審查和審理指南》（以下簡稱《國家知識產(chǎn)權(quán)局2021年11月發(fā)布的《指南》）中，“不以使用為目的”申請商標(biāo)注冊的行為，是指申請人申請商標(biāo)注冊。，既不存在使用該商標(biāo)的實(shí)際目的，也不存在準(zhǔn)備使用該商標(biāo)的行為，或者根據(jù)合理推斷不存在實(shí)際使用該商標(biāo)的可能?！渡虡?biāo)法》第四條 旨在遏制商標(biāo)囤積等不當(dāng)占用商標(biāo)資源、擾亂商標(biāo)注冊秩序的惡意應(yīng)用。不以使用為目的，以營利為目的大量申請商標(biāo)。本文屬于此條款。規(guī)范了“不以使用為目的”的“惡意”。

《指南》明確了《商標(biāo)法》第四條所稱“不以使用為目的惡意申請商標(biāo)注冊”的十種情形。對于企業(yè)出于善意目的批量申請商標(biāo)的行為，通常涉嫌違反其中第（一）項(xiàng)“商標(biāo)注冊申請數(shù)量巨大，明顯超過正常經(jīng)營活動(dòng)需要，缺乏真實(shí)使用意圖，擾亂商標(biāo)注冊秩序?！?/p>

2、“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊”與“追名牌”、“造謠熱點(diǎn)”等惡意注冊行為有何區(qū)別？

商標(biāo)惡意注冊一般分為惡意搶注和惡意囤積兩種。

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局《指南》的解釋，“不以使用為目的惡意注冊商標(biāo)”中的“惡意”與“惡意搶注”中的“惡意”不同。惡意注冊“追名牌”、“謠言熱點(diǎn)”等商標(biāo)，如果僅損害特定主體的民事利益，不涉及損害公共利益的，應(yīng)當(dāng)適用相對事由條款，不屬于以《商標(biāo)惡意注冊不以使用為目的申請》的規(guī)定情況。如果惡意搶注商標(biāo)數(shù)量較多，不正當(dāng)?shù)卣加蒙虡?biāo)資源，擾亂商標(biāo)注冊秩序，

三、商標(biāo)法第四條在哪些情況下不適用？

《指南》列舉了兩種不適用《商標(biāo)法》第四條規(guī)定的例外情況。業(yè)務(wù)，請先申請適量的商標(biāo)?！?前者指“防御性商標(biāo)”，后者指“保留商標(biāo)”。

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局對《指引》的解釋，所謂“基于防御目的申請與其注冊商標(biāo)標(biāo)識相同或者近似的商標(biāo)”，主要是指商標(biāo)注冊人申請注冊其核心商標(biāo)。主營業(yè)務(wù)以外的商品或服務(wù)上的品牌。使用相同或近似的商標(biāo)，是為了防止他人附加或損毀主營業(yè)務(wù)和核心品牌已經(jīng)形成的商譽(yù)。所謂“為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來企業(yè)提前申請適量商標(biāo)”，主要是考慮到在實(shí)際商業(yè)活動(dòng)中，相關(guān)商品或服務(wù)從企業(yè)策劃到實(shí)際宣傳、推廣存在一定時(shí)間滯后。 , 和市場推出, 部分市場主體已經(jīng)提前布局。商標(biāo)注冊，防止可能的商標(biāo)搶注或避免侵犯在先權(quán)益，允許申請人適量申請相關(guān)商標(biāo)[1]。

可見，國家知識產(chǎn)權(quán)局對“防御商標(biāo)”和“保留商標(biāo)”的申請?jiān)谝欢ǔ潭壬鲜钦J(rèn)可的，但這種認(rèn)可是有限度的，無論什么情況，都必須申請適量的商標(biāo)為了。超出合理必要限度，在沒有真實(shí)使用意圖的情況下，大量申請商標(biāo)的過度防御、過度保留行為，雖不以營利為目的，但也構(gòu)成《商標(biāo)法》第四條規(guī)定的“惡意注冊” “[1]。

4、判斷是否構(gòu)成“惡意注冊”的具體考慮因素有哪些？

根據(jù)《指引》，判斷是否構(gòu)成“惡意不以利用為目的”，應(yīng)當(dāng)綜合考慮申請人的行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等基本情況；申請人提交的商標(biāo)注冊申請的數(shù)量和類別跨度提交的商標(biāo)注冊申請標(biāo)志的具體構(gòu)成、商標(biāo)的實(shí)際使用情況、申請人先前是否惡意注冊并侵犯商標(biāo)專用權(quán)多個(gè)主體的注冊商標(biāo)等，綜合判斷其申請是否明顯不符合商業(yè)慣例，

例如，在《指南》中，某企業(yè)管理咨詢公司提交了第14類、第29類、第30類、第32類、第36類等30多個(gè)類別的數(shù)百件商標(biāo)注冊申請。12月申請商標(biāo)100余件。經(jīng)查，該公司為自然人獨(dú)資，注冊資本100萬元，實(shí)收資本未披露。其業(yè)務(wù)范圍包括太陽能熱水器產(chǎn)品咨詢、旅游咨詢、企業(yè)形象策劃咨詢等。申請人提交了數(shù)量龐大的商標(biāo)注冊申請，涉及30多個(gè)類別，包括業(yè)務(wù)范圍和行業(yè)跨度較大的類別，如第30類食品，以及具有較強(qiáng)行業(yè)屬性和資質(zhì)要求的特殊品類。如第三十六類金融服務(wù)等，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其經(jīng)營范圍湖南商標(biāo)注冊，不符合商業(yè)慣例。申請人提交的商標(biāo)注冊申請數(shù)量龐大，合理性難以說明，明顯超出正常經(jīng)營活動(dòng)的需要，缺乏真實(shí)的使用意圖。注冊申請”。

2、企業(yè)申請商標(biāo)被認(rèn)定為惡意注冊的，有什么法律后果？

一些企業(yè)認(rèn)為申請商標(biāo)被認(rèn)定為惡意注冊的后果是無法注冊相關(guān)商標(biāo)，因而置之不理，倉促處理。事實(shí)上，被認(rèn)定為惡意注冊商標(biāo)的后果遠(yuǎn)不止于此。

1.商標(biāo)因駁回、異議或無效而不能注冊的。

根據(jù)《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當(dāng)駁回“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”；注冊不再是一種安心。任何人都可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請無效宣告，國家知識產(chǎn)權(quán)局也可以依職權(quán)主動(dòng)宣告無效。企業(yè)不申請駁回復(fù)審或者復(fù)審不通過、他人異議、無效宣告成功或者國家知識產(chǎn)權(quán)局主動(dòng)宣告無效的，企業(yè)不能獲得相關(guān)商標(biāo)的注冊。

2.給予警告、罰款等行政處罰，并向全社會(huì)公開。

根據(jù)《商標(biāo)法》《關(guān)于規(guī)范商標(biāo)申請注冊行為的若干規(guī)定》（國家市場監(jiān)督管理總局令第17號）等相關(guān)規(guī)定，對于“惡意注冊”的申請人，市場監(jiān)督管理部門將視情節(jié)給予警告、罰款等行政處罰，處罰信息將通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示。例如，四川中江某軟件企業(yè)自成立以來共提出商標(biāo)注冊申請810件，成功注冊商標(biāo)536件，涉及15類。然而，該公司的業(yè)務(wù)范圍僅為軟件開發(fā)，其注冊商標(biāo)的使用范圍大多與其經(jīng)營范圍沒有直接關(guān)系，公司既沒有實(shí)際從事相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)，也不具備從事相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)的能力。截至案發(fā)，該公司已轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)30件，投入注冊費(fèi)和代理費(fèi)共計(jì)100余萬元，取得轉(zhuǎn)讓費(fèi)60余萬元。當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理總局認(rèn)為其行為構(gòu)成以不使用為目的惡意注冊商標(biāo)的違法行為，作出行政處罰決定并處以罰款[2]（如下圖所示）。公司既沒有實(shí)際從事相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)，也不具備從事相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)的能力。截至案發(fā)，該公司已轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)30件，投入注冊費(fèi)和代理費(fèi)共計(jì)100余萬元，取得轉(zhuǎn)讓費(fèi)60余萬元。當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理總局認(rèn)為其行為構(gòu)成以不使用為目的惡意注冊商標(biāo)的違法行為，作出行政處罰決定并處以罰款[2]（如下圖所示）。公司既沒有實(shí)際從事相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)，也不具備從事相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)的能力。截至案發(fā)，該公司已轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)30件，投入注冊費(fèi)和代理費(fèi)共計(jì)100余萬元，取得轉(zhuǎn)讓費(fèi)60余萬元。當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理總局認(rèn)為其行為構(gòu)成以不使用為目的惡意注冊商標(biāo)的違法行為，作出行政處罰決定并處以罰款[2]（如下圖所示）。共投入注冊費(fèi)和代理費(fèi)100余萬元，獲得過戶費(fèi)60萬余元。當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理總局認(rèn)為其行為構(gòu)成以不使用為目的惡意注冊商標(biāo)的違法行為，作出行政處罰決定并處以罰款[2]（如下圖所示）。共投入注冊費(fèi)和代理費(fèi)100余萬元湖南商標(biāo)注冊，獲得過戶費(fèi)60萬余元。當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理總局認(rèn)為其行為構(gòu)成以不使用為目的惡意注冊商標(biāo)的違法行為，作出行政處罰決定并處以罰款[2]（如下圖所示）。

3.被列入失信名單，予以通報(bào)、公示，并采取管理措施。

根據(jù)《國家知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)信用管理規(guī)定》（國知發(fā)報(bào)字[2022]8號），國家知識產(chǎn)權(quán)局將“惡意注冊”列為失信行為，失信信息將在國家知識產(chǎn)權(quán)局政府網(wǎng)站同步公示，對失信主體實(shí)行為期一年的管理措施，如從嚴(yán)審批、從嚴(yán)監(jiān)管相關(guān)事項(xiàng)、取消相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)參與資格等；行為、管理和公示期限應(yīng)當(dāng)延長，最長不得超過三年。

根據(jù)《市場監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信商標(biāo)名錄管理辦法》（國家市場監(jiān)督管理總局令第44號），“惡意提出損害社會(huì)公共利益的商標(biāo)注冊申請”和“受到市場監(jiān)督管理部門行政處罰” 對情節(jié)較重的“惡意注冊”行為，將列入嚴(yán)重違法失信名單，為期三年，并同時(shí)實(shí)施管理措施。

3、申請防御性商標(biāo)和保留商標(biāo)時(shí)，如何規(guī)避和應(yīng)對“惡意注冊”的風(fēng)險(xiǎn)？

（一）提前布局商標(biāo)保護(hù)，注意把握申請的“度”。

如前所述，“防御商標(biāo)”和“保留商標(biāo)”的申請是允許的，但不能“過度”。如何更好地把握滿足實(shí)際注冊保護(hù)需要與不違反法律禁止性規(guī)定之間的平衡點(diǎn)，需要提前做好商標(biāo)布局，而不是“一出來就想出來”。

當(dāng)企業(yè)有商標(biāo)注冊需求，尤其是商標(biāo)數(shù)量較多時(shí)，建議及時(shí)制定商標(biāo)申請方案，確定提交申請的時(shí)間、每次申請的具體商標(biāo)和數(shù)量，并注冊失敗的應(yīng)對預(yù)案等，確保有“度”申請。

除了“走近名牌”、“搭便車”、“熱點(diǎn)”等惡意搶注商標(biāo)外，還要避免因“過度防御”、“過度儲(chǔ)備”而惡意囤積商標(biāo)。

那么如何避免“過度防御”和“過度儲(chǔ)備”呢？請注意以下關(guān)鍵領(lǐng)域：

1.控制商標(biāo)申請總量。（以下將詳細(xì)說明國家知識產(chǎn)權(quán)局在判斷商標(biāo)申請是否構(gòu)成“惡意注冊”時(shí)通常如何考慮申請人名下的商標(biāo)申請總數(shù)）

（一）在先注冊商標(biāo)的，避免重復(fù)申請；

(2)商標(biāo)被駁回，如果有成功的可能，積極提出駁回復(fù)審和行政訴訟，避免日后重新申請。

2.控制同批次或同階段的商標(biāo)申請數(shù)量。數(shù)量不宜過大，如果超過數(shù)百個(gè)，可能存在識別“惡意注冊”的風(fēng)險(xiǎn)。

3、不要在同一批次或同一階段申請過多的商標(biāo)名稱。

4、同一批次同階段申請的同名商標(biāo)，涉及的類別不宜過多，不宜明顯超出工商注冊的經(jīng)營范圍。例如，一般規(guī)模或傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)，一次性申請30個(gè)、40個(gè)類別的商標(biāo)，可能會(huì)被認(rèn)定為“惡意注冊”。如果需要在新的行業(yè)領(lǐng)域申請商標(biāo)，可以在遞交申請前辦理工商變更登記，增加相應(yīng)的經(jīng)營范圍。